Utilizzo di un nome a dominio contenente il marchio altrui ad uso parodistico

Forse non tutti sanno che secondo la Cassazione Penale,con sentenza del 21/05-31/07 2019,n.35166, modificare un marchio in modo scherzoso e quindi l'uso parodistico di un marchio non puo' creare confusione con i beni protetti da marchi tutelati.

La parodia di un marchio noto non puo' generare alcun rischio di confusione tra i prodotti originali e quelli realizzati sfruttando in modo ironico loghi conosciutissimi dal grande pubblico,per cui è impossibile parlare di contraffazione.

Gli usi puramente critici,artistici o culturali insieme agli usi di scarso rilievo economico non possono essere considerati contraffattori,ma al contrario sono protetti dagli artt. 21 e 33 della Costituzione;tali parodie possono essere ritenute illecite in base all'art.2043 c.c. quando superano i limiti di continenza espressiva(es.offese personali non assistite da finalita' di interesse pubblico).

1 I prodotti,al fine di integrare gli estremi dei reati di cui agli artt.473 e 474 del Codice Penale,devono essere confondibili con gli originali o comunque devono essere idonei ad ingenerare confusione nel consumatore

2 la normativa europea prevede la possibilità di utilizzare il marchio altrui a fini artistici

3 nei fini artistici è ricompreso anche il fine parodistico,che nulla ha a che vedere con gli intenti imitativi propri del reato di contraffazione.

Tuttavia nonostante la Cassazione si fosse gia' pronunciata sul punto,in un'altra occasione il Tribunale è arrivato a conclusioni opposte e la condotta parodistica è stata ritenuta illecita e violativa del marchio altrui(caso Fake Lab-Kappa)

Dalle dinamiche processuali si evince che l'approccio sia da valutare caso per caso,basato quindi sull'analisi degli elementi peculiari del caso di specie;non esiste quindi un orientamento granitico della giurisprudenza quindi chi dovesse fare un utilizzo di parodia di un marchio altrui registrato dovra' fare le opportune valutazioni e valutare attentamente l'elemento artistico presente nella riproduzione del marchio altrui.

Nel caso deciso dalla Corte erano in ballo marchi notissimi come Fila,Gucci,Adidas,Versace e Lacoste;per i giudici pero' il richiamo a tali marchi non è sufficiente per censurare i prodotti messi in vendita.

Per parlare di contraffazione è necessario che "il prodotto che si assume falsificato sia confondibile con gli originali e sia idoneo a creare confusione nel consumatore:il marchio ha infatti una precisa funzione distintiva finalizzata a garantire l'affidamento dei consumatori sull'originalita' del prodotto posto in vendita.

Ciò comporta che il titolare del marchio previamente registrato non puo' vietare di per sè l'uso del segno distintivo in qualsiasi forma ove non sussista la confondibilità o l'affinità.

Il Legislatore ha quindi,riconosciuto la funzione distintiva del nome a dominio e la conseguente meritevolezza di tutela.

In caso di una lunga convivenza sul mercato di due segni simili tali segni non sono suscettibili di confusione.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n.5368/2019 ha stabilito questo principio:

"In giurisprudenza,da tempo si è consolidata la convinzione che nel sistema dei segni distintivi esista un generale principio di preclusione per coesistenza,per il quale il titolare di un marchio anteriore non puo' chiedere l'annullamento di un marchio posteriore o opporsi al suo uso,laddove l'utilizzazione simultanea e di lunga durata è tale da non pregiudicare più la funzione del marchio preregistrato,consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o servizi."

La convivenza protrattasi per anni determina una diffusa consapevolezza della differente provenienza imprenditoriale,che esclude ogni rischio di confusione,pertanto proprio in considerazione della prolungata coesistenza pacifica e in buona fede di due segni simili,viene in concreto a mancare il rischio di confusione.

Perchè oggi abbiamo trattato questo argomento?Stay tuned...